Teste de buscador qualificado permite impedimento para referências desconhecidas

por Dennis Crouch

Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp., — F.4th —, 21-2296 (Fed. Cir. 3 de abril de 2023)

A recente decisão em Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp. tem implicações significativas para preclusão pós-IPR sob 35 USC § 315(e)(2). Nesse caso, o Circuito Federal adotou um padrão de "pesquisador qualificado" para determinar se motivos não levantados no IPR original "razoavelmente" poderiam ter sido levantados na época. O tribunal também abordou o ônus da prova em casos de estoppel, com o Circuito Federal sustentando que cabe à parte que busca o estoppel - uma decisão que se alinha com a prática tradicional e a melhor leitura do estatuto. Esses padrões e procedimentos são importantes porque fornecem clareza sobre o escopo do estoppel e ajudam a estabilizar a lei, especialmente devido às decisões divergentes dos tribunais distritais sobre essas questões. Um aspecto interessante do Ironburg é a decisão dividida por 2 a 1 sobre indefinição, que abordarei em um post separado.

Antes de aprofundar o caso, também é importante notar que a questão do estoppel e suas nuances estão atualmente pendentes na Suprema Corte dos EUA no caso Apple v. CalTech. Na Apple, o Circuito Federal aplicou amplamente a doutrina do estoppel, e a Suprema Corte agora está considerando a concessão do certiorari.

Falta de Conhecimento e um Teste de Pesquisador Habilidoso: Depois de ser processada por violação, a Valve contestou a patente do controlador de jogo da Ironburg por meio de revisão inter partes (IPR). Essa ação administrativa terminou com uma decisão final por escrito favorecendo o titular da patente — ou seja, a Valve perdeu. De volta ao tribunal distrital, a Valve tentou contestar a validade novamente - desta vez com base em fundamentos não peticionados que obtiveram da petição de DPI de um concorrente contra a mesma patente de Ironburg. O tribunal distrital barrou as defesas da Valve conforme impedidas pelo § 315(e)(2) depois de concluir que a Valve "razoavelmente poderia ter levantado" esses fundamentos em seu IPR original. A Valve argumentou que não tinha conhecimento dessas referências no momento de sua petição de IPR e, portanto, não poderia tê-las incluído como base de contestação. No entanto, tanto o tribunal distrital quanto o Circuito Federal sustentaram que a falta de conhecimento não é uma desculpa completa. Em vez disso, nos casos em que o desafiante do IPR não tem conhecimento do estado da técnica, o teste apropriado para estoppel é o que "um pesquisador habilidoso conduzindo uma busca diligente poderia razoavelmente descobrir".

Deslocamento de Carga : Uma questão na apelação é qual parte tem o ônus de provar que o fundamento poderia razoavelmente ter sido levantado no DPI. O tribunal distrital (aparentemente) colocou o ônus sobre o contestador da patente para provar que não poderia ter levantado a questão de forma razoável. De certa forma, esse ônus faz sentido porque o desafiante de IPR está na melhor posição para entender e provar seu nível de conhecimento (ou falta dele) no momento. No recurso, no entanto, o Circuito Federal inverteu essa decisão - sustentando, em vez disso, que o ônus recai sobre a parte que busca o estoppel para provar o estoppel. A meu ver, esse resultado se alinha melhor tanto com a tradição quanto com a leitura do estatuto.

Cavando um pouco nas ervas daninhas : a decisão do tribunal distrital basicamente conclui que a Valve deveria ter sido capaz de encontrar as referências, uma vez que o outro desafiante de IPR as encontrou. Na apelação, o tribunal de apelação encontrou alguma lógica falha - uma suposição inerente e não comprovada feita pelo tribunal distrital foi que o outro desafiante de DPI usou apenas diligência razoável para encontrar o art. Se, por outro lado, foram necessárias "medidas extraordinárias" para encontrar as referências e construir o fundamento da contestação, nenhum estoppel deve ser aplicado.

O titular da patente ganhou um julgamento de $ 4 milhões no julgamento original, mas em prisão preventiva, o tribunal distrital precisará reconsiderar sua decisão de preclusão. Se o resultado for sem impedimento, a Valve terá uma terceira chance de invalidar a patente. Este caso ressalta a importância de conduzir uma busca diligente para identificar todos os possíveis motivos de invalidade e, em seguida, apresentar os melhores motivos na petição de DPI.